2017.04.13.
[유럽연합 경쟁법 동향 시리즈6]
영국 고등법원, Unwired Planet v. Huawei 사건의 FRAND
경쟁법 관련 쟁점에 대해 판결
* 이번 보고서는 PDF 보기가 제공되지 않습니다.
이 상 윤
고려대학교 ICR센터 연구원
☐ 개요
ㅇ 2017. 4. 5. 영국 특허법원(U.K. Patent Courts)*은 화웨이(Huawei Technologies Co.)가UP(Unwired Planet LLC)를 상대로 제기한 경쟁법 위반 주장을 배척하는 판결을 내림([2017] EWHC 711 (Pat))
법원은 UP가 화웨이에 제시했던 조건들이 FRAND**에 부합하는 것은 아니었지만, UP의 행위가 경쟁법을 위반하여 시장지배적 지위를 남용하는 것은 아니라고 하면서
법원이 직접 FRAND 조건에 부합하는 실시료율을 산정할 수 있고, 법원이 결정한 FRAND 조건을 실시자(화웨이)가 수용하지 않는 경우에는 해당 특허 침해 제품의 판매는 금지되며 특허권자(UP)에 대해 특허침해에 대한 손해배상 의무를 진다고 결정
* 영국의 특허법원은 고등법원(High Court)에 해당하며, 침해사건(infringement)과 유· 무효사건(validity)이 동일한 판사에 의해 함께 이루어짐. 이번 사건은 Colin Birss 판사가 사건을 담당하였고, 이하 내용은 Birss 판사의 결정문을 토대로 작성되었음
** 특허권자가 표준화기구에 향후 자신의 표준필수특허를 공정하고(Fair), 합리적이며(Reasonable), 비차별적인(and Non-Discriminative) 조건으로 실시허락할 것임을 확약한 경우를 말함 (이 사건 특허들은 유럽전기통신표준협회(the European Telecommunications Standards Institute, ‘ETSI’)를 통해 표준화되었음)
ㅇ 영국 법원의 FRAND에 대한 구체적인 입장이 처음으로 제시되었다는 점에서 중요성을 갖고 있음
☐ 배경
ㅇ 2014. 3. UP는 영국과 독일에서 화웨이, 삼성(Samsung Electronics Co. Ltd.), 구글(Google Inc.)을 상대로 특허침해 소송을 제기*
UP가 주장한 영국 특허 6개 중 5개가 표준필수특허(Standard Essential Patent, ‘SEP’)로서, 이들은 UP가 2013년 에릭슨(Ericsson)으로부터 이전받은 것이며 이동통신 기술 표준과 관련되어 있음(2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE)
UP는 에릭슨으로부터 특허권과 함께 FRAND 의무를 이전받았음(2016. 5. 27. 항소법원의 결정 참고. [2016] EWCA Civ 489, ¶38)
* 소송 제기 전의 사실관계: 화웨이는 에릭슨으로부터 2009년 라이선스를 취득하였고 해당 라이선스는 2012년 만료되었음. UP는 2013년 에릭슨으로부터 특허들을 이전받으면서 2013년 6-8월경 화웨이와 SEP 라이선스에 관한 의사를 간단히 교환하였고, 2013년 9월 화웨이의 이사회에 계약 협상에 관한 서신을 발송하였음. 2013년 11월 UP가 화웨이 IP부서에 연락을 취하였고, 이때 화웨이가 즉시 답변하면서 둘 사이의 의사교환이 시작되었음. 이후 2014년 3월 UP가 침해소송을 제기하였고, 이후 2014년 4월에 구체적인 청약(offer)이 이뤄졌으며 계속적으로 협상이 이뤄졌음([2017] EWHC 711 (Pat), ¶¶76-82, ¶678)
ㅇ 2014. 6. 화웨이와 삼성은 UP에 대해 반소로서 경쟁법 위반을 주장
2014년 4월 UP는 화웨이 등에 라이선스를 제시하였으나, 화웨이와 삼성은 이를 거절
이후 화웨이와 삼성은, 1) UP가 제시한 조건이 FRAND에 부합하지 않고, 2) UP의 금지청구가 시장지배적 지위 남용(EU 경쟁법 제102조 위반)에 해당하며, 3) 에릭슨과 UP의 특허 기술 이전 계약은 EU 경쟁법 제101조를 위반하는 것*이라는 내용으로 반소를 제기
* 3)의 주장은 ‘UP가 제조활동은 하지 않고 주로 특허권 침해소송 등 권리행사만을 목적으로 하는 특허관리전문회사(Patent Asserting Entity 또는 Non-Practicing Entity)로서 화웨이, 삼성과 달리 상호실시의 유인이 없기 때문에, 에릭슨이 이러한 UP에게 특허권을 이전하는 것(라이선스에 따른 수익은 에릭슨에게도 귀속되었음)은 그 자체로 TFEU 101조를 위반하는 반경쟁적 합의’라는 주장(이른바 ‘privateering’). 삼성이 주장했던 내용으로 2017년 판결에서는 다뤄지지 않은 것으로 보이나, Birss 판사는 이미 예비결정에서 이 주장에 대해 회의적인 입장을 밝힌 바 있음(2015. 7. 21. [2015] EWHC 2097 (Pat), ¶47)
ㅇ 이번 사건은 기술 관련 특허소송(1st~5th)과 비기술적인 경쟁법 관련 소송(6th)으로 진행되었고, 2017년 판결은 FRAND/경쟁법 위반 소송에 대한 판결임(6th)
특허법원*은 2014 ~ 2016 일련의 특허소송들에서 UP 특허의 유효성과 화웨이, 삼성의 침해를 일부 인정하였고, 이번 2017년 FRAND/경쟁법 위반 판결에서UP가 경쟁법 위반이 아니라고 판단하면서 UP의 침해금지청구 주장을 받아들였음
* 2016. 4. 29. 삼성에서 경쟁항소법원(Competition Appeal Tribunal)으로 사건을 이송할 것을 요청하였으나 기각되었음([2016] EWHC 958 (Pat)). 참고로 구글과 삼성은 각각 2015년 여름, 2016년 여름에 UP측과 합의하였기 때문에 이번 판결에서는 화웨이만 피고가 되었음
☐ 판결의 주요 내용([2017] EWHC 711 (Pat))
1. FRAND/경쟁법 관련 주요 법리
- FRAND 관련
1) ETSI에서의 FRAND 확약은 법적으로 집행가능한 의무로서 실시자가 특허권자에 대해 주장할 수 있음. 비록 ETSI가 프랑스법에 근거하고 있지만, FRAND 확약상의 의무는 영국 법원에서도 집행가능함(¶146, ¶806(1))
2) FRAND한 조건(실시료율 등): FRAND 조건은, 당사자들이 제시한 각각의 기준이 모두 FRAND에 부합한다거나 FRAND 실시료율이 일정한 범위로 정해진다거나 하는 것이 아니고, 구체적인 사안에서 단일한 조건으로 특정되는 것임 (“only one set of FRAND terms and only one FRAND rate”). 법원은 그 조건을 결정할 수 있음((¶¶ 164-165, 169)*
* Birss 판사는 FRAND 실시료율을 산정하기 위하여, 비교 라이선스 방식(comparable methods)과 하향식 분석 방식(top-down analysis)을 이용하였음(¶¶178, 179-180, 476, 807(4),(7),(8)). (Jorge L. Contreras, 2017: 6-8).
3) 법원이 제시하는 FRAND 조건의 라이선스를 표준특허(SEP) 실시자가 거부하는 경우 침해금지명령(injunction)이 부과될 수 있음 (반대로 특허권자가 거부하는 경우 법원은 금지청구를 기각) (¶¶ 166-167)
4) 비차별적 조건(non-discriminatory)의 의미
FRAND 실시료 조건은, 특허권자의 특허 포트폴리오의 가치(value of patentee’s portfolio) 를 바탕으로 결정되는 것이지, 실시자(his size or market power)에 따라 달리 결정되는 것이 아님. 즉, 동일한 라이선스를 원하는 모든 자들에게는 동일한 실시료율 기준이 적용되어야 함 (¶175, ¶806(8)
그러나, 이러한 ‘비차별성(non-discrimination)’을 이유로, 비슷한 상황에 있는 다른 실시자가 기준율보다 더 낮은 실시료로 계약을 체결하는 경우를 문제삼을 수는 없음(즉, 비차별성 조건은 ‘hard-edged’가 아니라는 것). 실시자는 이러한 실시료 차별이 경쟁을 왜곡하는 수준에 이르는 경우에만 이를 문제삼을 수 있음 (¶501, ¶806(9))
- 경쟁법 관련
5) SEP 보유자의 시장지배적지위: SEP 보유자는 관련 시장(SEP 라이선스 시장)에서 100%의 시장점유율을 보유하고 있으므로 거래상대방의 협상력이 아무리 크다고 해도 시장지배적 지위를 갖는다고 보기에 충분(¶643). 그러나 FRAND 확약이 효과적으로 작동하는 경우에는 SEP 보유자의 시장지배력이 상당히 억제될 수 있고 (¶656) 경우에 따라서는 오히려 실시자가‘홀드아웃(hold-out)’을 할 가능성도 인정할 수 있음(¶665, ¶670)
6) 금지청구의 남용(premature litigation): Huawei v. ZTE 판결에서 제시된 두 가지 요건은* 하나의 판단 기준(standard)일 뿐이며, 두 가지 조건을 모두 만족시킨 경우에도 남용행위가 될 수 있고 반대로 만족시키지 못한 경우에도 남용행위가 되지 않을 수 있음(¶¶744)
* 유럽사법재판소(European Court of Justice)는 Huawei v. ZTE 판결(Case C-170/13)에서 SEP 보유자가 침해금지청구를 하기 전 다음 두 가지 조건을 만족시킨 경우 시장지배적지위의 남용행위에 해당하지 않는다고 판시
어떤 특허(SEP)가 침해되었고 어떤 방식으로 침해되고 있는지 등에 대해 통보(¶61)
실시자가 FRAND 조건으로 계약을 체결할 의사가 있음을 표시해 왔을 때 그에게FRAND 확약의 내용에 부합하는 라이선스 조건을 구체적인 실시료와 산정 방법을 포함하여 서면으로 제시(¶63)
7) 가격남용(excessive pricing): FRAND한 실시료 조건인지 여부와 시장지배적지위 남용행위로서 가격남용(TFEU 제102조 (a)항 참고)에 해당하는지 여부는 별개의 문제로서, 특허권자가 제시하는 조건이 FRAND 기준에 부합하다면 남용행위가 되지 않고, 또한 FRAND 기준보다 높다고 하여도 곧바로 경쟁법상 시장지배적지위 남용행위에 해당하는 것은 아님 (¶153, ¶757)
8) 끼워팔기(bundling/tying): FRAND 의무를 부담하는 특허권자는 SEPs와 non-SEPs(비표준특허)를 묶어서 라이선스를 해서는 안되지만, 첫 청약에서 둘을 함께 라이선스하는 것을 조건으로 제시하는 것 자체가 경쟁법 위반이 되지는 않음(당사자들이 합의 하에 SEPs와non-SEPs를 함께 라이선스 협약하는 경우도 분명히 있기 때문) (¶787)
2. 사안의 판단
- FRAND 관련
1) 비차별성: 화웨이는 UP가 삼성과 체결한 것과 동일하거나 비슷한 수준의 실시료율 조건을 제시할 의무가 있다고 주장하였으나, 법원은 이른바 “hard edged non-discrimination”의 개념을 부정하면서 화웨이의 주장을 기각하고FRAND 기준율을 적용(¶522)
2) 실시료: UP가 제시했던 실시료 조건들은 모두 FRAND 기준율보다 너무 높고 화웨이가 제시했던 조건들은 기준율보다 너무 낮아서 둘 다 FRAND 조건을 충족시키지 못함(¶522)
3) 라이선스 범위: 관련 사실들을 고려할 때 합리적인 잠재적 실시권자(willing licensee)라면 전세계 범위의 라이선스에 합의할 것으로 볼 수 있으므로(¶543), UP가 영국이 아닌 전세계 판매를 대상으로 라이선스를 요구한 것은 FRAND 기준에 부합함(¶572)
- 경쟁법 관련
4) 시장지배적 지위: SEP 보유자가 관련시장에서 갖는 시장점유율은 100%임에도 불구하고 FRAND 효과에 따라 그 지위가 약화될 가능성이 분명히 있지만, 해당 사건의 경우에는 UP가SEP 라이선스 시장에서 지배적 지위를 갖는다는 사실은 분명함*
* 참고로, UP가 화웨이에 제시한 실시료 조건이 2013년 전후로 삭감되었다는 사실을 통해 이 사건 FRAND 확약의 시장지배력 억제효과가 인정되기는 하였으나, Birss 판사는 드러난 사실만으로는 UP의 시장지배적 지위를 부정하는 정도에 이르지 못했다고 보았음(¶656)
5) 금지청구의 남용: 비록 UP가Huawei v. ZTE 판결의 조건을 만족시킨 것은 아니지만, 아래 사항을 고려하면 UP의 금지청구를 남용행위로 볼 수 없음
1번 조건 관련: UP에게는FRAND 조건의 라이선스 협약을 위해 침해금지청구 소송을 실시자들을 압박하기 위한 수단으로 활용할 동기가 있었고, 2014년 3월 소 제기 시점에 실시자인 화웨이도 UP의 금지청구가 라이선스 거절이 아니라는 것을 이해할 수 있는 충분한 정보를 갖고 있었음(¶¶748-752)
2번 조건 관련: UP의 구체적인 라이선스 청약(실시료율 포함)이 소 제기 몇 주 후에 비로소 이뤄졌으나 상대적으로 짧은 시간이 지났을 뿐이기 때문에, UP가 화웨이에 라이선스를 주지 않을 의도로 소를 제기한 것으로 볼 수는 없음(¶753)
6) 가격남용: UP가 제시한 조건들은 성실한 협상(good faith negotiation)의 과정에서 제시된 것들로서, FRAND 기준값에서 크게 벗어나지 않았고(Birss는 UP가FRAND 기준율보다 10배 이상 높은 실시료율 제시한 점에 대해서도 가격남용에 해당하지 않는다고 판단하였음(¶784)), 경쟁이 왜곡되었다는 점에 대한 분석이 없기 때문에 가격남용에 해당한다고 볼 수 없음(¶759)
7) 끼워팔기: UP가 계속적으로 SEPs와non-SEPs를 묶어서 팔려고 했다면 경쟁법 위반 여부에 대한 검토가 필요했겠지만, UP가 2014년 청약에서 SEPs와non-SEPs를 별개로 하는 대안에 대해 협상할 의사가 있었음은 분명해보이고(¶788), 화웨이 역시 UP에 둘을 나누는 요청을 했던 것을 확인할 수 있음(¶790) UP가 non-SEPs를 SEP에 끼워팔기 위해 시장지배력을 사용하는 행위는 하지 않았으므로 남용행위로 볼 수 없음(¶790)
3. 기타
ㅇ 금지명령(injunction): 이 사건 관련 특허들은 이미 유효성과 침해사실이 인정된 것으로, 화웨이가 법원이 결정한 FRAND 조건(실시료율 및 전세계 범위의 라이선스 등)을 수용하지 않는 경우 침해금지명령(injunction)이 내려져야 함(¶793)
ㅇ 손해배상(damages): 실시자(화웨이)가 FRAND 조건의 라이선스를 하지 않는 경우 그는 SEP 보유자(UP)의 손해에 대해 배상해야 하며, 이때 손해는 해당 특허권을 실시하기 위해 SEP보유자에게 지불했을 FRAND 조건의 실시료율을 기준으로 함(¶798)
☐ 의의 및 시사점
ㅇ FRAND 관련 다툼이 생기는 경우 판결 전 합의로 마무리되는 경우가 많기 때문에, 그동안 FRAND 관련 쟁점들에 대해서는 사법부의 견해를 볼 기회가 부족했음
이런 맥락에서 이번 사건의 경우 해결되지 않은 FRAND관련 쟁점들에 대한 영국 법원의 입장이 드러났기 때문에 중요하다고 볼 수 있음
ㅇ 주요내용 요약⋅정리
ETSI에서의 FRAND 확약은 실시자가 법원에서 원용할 수 있는 법적인 의무이며, 프랑스법에 근거한 것이라도 영국 법원에서 집행 가능함
FRAND 기준에 부합하는 라이선스 조건(실시료율 등)은 하나로 특정되고, 이러한 FRAND 조건에 대해서는 법원이 결정할 수 있음(FRAND 실시료율은 comparable licences방식, top-down방식으로 결정)
FRAND의 비차별성(Non-Discrimination) 기준은 실시자의 규모가 아니라 특허권 자체의 가치에 의해 결정되어 모든 실시자에게 동일하게 적용되는 것이지만, 실시자가 FRAND 기준보다 낮은 수준의 실시료율로 체결된 다른 계약을 문제삼을 수는 없음(‘hard-edged’ 기준 부정)
SEP 보유자는 관련 라이선스 시장에서 시장지배적 지위를 가질 가능성이 매우 높지만, 구체적인 사안에 따라, 예컨대 FRAND 확약이 효과적으로 작동하는 경우 그 지배력이 상당히 억제될 가능성도 배제할 수는 없음
SEP 보유자의 금지청구의 남용행위 판단과 관련하여 Huawei v. ZTE 판결에서 제시한 조건들은 하나의 판단기준으로서, 금지청구 전에 이들을 만족시키는 경우라도 구체적인 정황에 따라 남용행위가 되는 경우가 있을 수 있며 반대의 경우라도 남용행위가 되지 않는 경우가 있을 수 있음
법원이 결정한 FRAND 기준보다 SEP 보유자가 제시했던 실시료율이 높았더라도, 그 차이가 현격하게 큰 수준이 아닌 한 계약 위반이나 경쟁법상 시장지배적지위 남용행위에 해당하지 않음
특허권자가 첫 청약에서 SEPs와 Non-SEPs를 묶어서 제시하는 것만으로는 경쟁법 위반이 되지 않음
유효한 표준특허를 침해한 실시자가 법원이 제시한 FRAND 조건을 수락하지 않는 경우, 법원은 그에 대해 침해금지명령을 내리고, 실시자는 SEP 보유자에 대해 FRAND 실시료율에 따라 손해를 배상
ㅇ 이번 판결은 대체로 균형있게 논리적으로 잘 구성되었다는 평가를 받고 있으며, 향후 FRAND 관련 사건에서 시금석으로서 역할을 할 것으로 기대되고 있음
특히 Birss의 의견 중에서 FRAND 실시료율이 범위가 아닌 하나의 값으로 특정될 수 있다고 판단한 부분, FRAND 실시료율의 산정방법에 관한 부분, FRAND 조건 위반과 경쟁법 위반의 관계에 대한 부분, 비차별성 조건에서 ‘hard-edged’ 성격을 부인한 부분 등에서 논의가 있어질 것으로 예상됨
※ 참고자료
2017. 4. 5. 영국 특허법원 결정 원문([2017] EWHC 711 (Pat))
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/unwired-planet-international-v-huawei-technologies-and-ors/
2017. 4. 5. 판결 관련 기사
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9b52cfd9-2e1e-4c1c-8d50-1a85efc3cfe5
Contreras, Jorge L., A New Perspective on FRAND Royalties: Unwired Planet v. Huawei (9 April 2017).
https://ssrn.com/abstract=2949449
이황 ⋅ 김선형 ⋅ 최지필 외, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회 연구용역보고서, 2014. 11.
http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/report/reportSearchResultDetail.do?cn=TRKO201600016621
